14亿的“王老吉”商标侵权案发回重审的关键问题分析
2019年6月17日最高人民法院在14亿的“王老吉”商标侵权案二审案件中以一审广东高院认定事实不清为由做出裁定，撤销了一审判决并发回广东高院重审。该裁定一出，又瞬间把王老吉和加多宝推到了舆论风口上。笔者作为一名知识产权律师，本着学习的心态研读了这一案件的一审判决书和二审裁定书，所思与诸位分享。
二审最高院在裁定书中的“一确认，两疑问”
在最高院的这份裁定书中，首先最高院对于广药集团诉加多宝公司侵权行为的持续时间进行了确认，即2010年5月2日至2012年5月12日，也就是说发回一审法院重审时，一审法院只需要对于在此期间的涉嫌侵权行为进行调查即可，无需再理会此期间之外的事实。这即最高院在裁定书中的“一个确认”，确认涉嫌侵权行为的持续时间。
接着，最高院提出了第一个疑问。“一审法院应当首先审查上述被诉侵权行为是否“未经商标权人许可”，进而判断加多宝公司是否应当据此承担相应的法律责任”。翻译一下最高院的上述疑问就是“最高院认为一审广东高院并没有查清在被诉侵权行为持续期间，广药集团究竟有没有将“王老吉”商标许可给加多宝公司使用”。其实针对最高院的这一疑问，一审广东高院在一审判决书中有相当长的篇幅对其进行了评述——这一疑问也是本案最核心的问题所在——而最高院在二审裁定书中提出这一疑问，显然是认为广东高院并没有对这一疑问进行很好的查实并论证，或者说对广东高院针对这一疑问的回答是不满意的，故而才以“认定基本事实不清”为由发回重审——这一疑问是发回重审最核心的问题所在，并非加多宝集团所发声明是由于“采信的证据在内容与形式上均存在重大缺陷”而致发回重审。
最后，最高院提出的第二个疑问是“相关证据采信问题”，即最高院认为一审法院在确定赔偿数额时所采信的一份《专项分析报告》在证据内容和证据形式上存在重大缺陷，不能作为认定本案事实的依据，并且依法予以了纠正。对于最高院的此疑问，广东高院同样在一审判决书中进行了大篇幅的论述，而且广东高院决定采信此份证据之前，是有要求加多宝公司提供具体的财务账目的的，但是无奈加多宝公司迟迟不肯将财务账目提供给一审法院，在此情况下，一审法院才对《专项分析报告》予以了采信。引用一审法院的论述为“在加多宝公司构成举证妨碍的情形下，应推定加多宝公司实际控制的财务账册所记载的侵权获利数额高于《专项分析报告》所估算的数额。”而且根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十五条的规定：有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。根据该规定，广东高院在一审判决中采信《专项分析报告》这一证据似乎没有什么不妥。诚然，《专项分析报告》这一证据确实存在最高院在裁定书中所述的瑕疵，但这些瑕疵是可以通过后续的补充予以弥补的，例如最高院在裁定书中所指出的“无制作分析报告的相关人员的资质证明及签章”等缺陷。基于此，笔者认为是不是可以说在重审期间，此《专项分析报告》的现有瑕疵弥补之后，在广药集团还是拒绝提供财务账目的情况下，这份证据就可以相应的采信了呢？如果真如此，最高院到时不知会持何种态度，值得期待。
在广药集团与香港鸿道（集团）有限公司（以下简称鸿道集团，鸿道集团为加多宝公司的母公司）之间签订的2002年补充协议和2003年补充协议被仲裁裁决宣告无效后，广药集团与鸿道集团或者加多宝公司之间是否还存在商标许可协议？
上文已经指出，最高院在二审裁定中认为一审广东高院针对被诉商标侵权行为持续期间（2010年5月2日至2012年5月12日）广药集团是否许可加多宝公司使用“王老吉”商标存在认定事实不清的问题——这也是本案重审时亟待查清的最核心问题。
那么首先我们看一下广东高院针对这一事实在一审判决中是如何认定的。广东高院认定以下事实：
（1）2000年5月2日，广药集团与鸿道集团签订《商标许可协议》（即2000年协议），其中约定：广药集团许可鸿道集团独占使用第626155号“王老吉”商标，使用期限自2000年5月2日至2010年5月2日。鸿道集团可以允许其投资（包括全资或合资）的企业使用该商标，但需知会广药集团。
（2）2002年11月27日，广药集团与鸿道集团签订《“王老吉”商标许可补充协议》（即2002年补充协议），将2000年许可协议的许可期限从l0年变更为20年，计算期限从2000年5月2日起至2020年5月1日；
（3）2003年6月l0日，广药集团与鸿道集团签订《关于“王老吉”商标使用许可合同的补充协议》（即2003年补充协议），约定鸿道集团须在第626155号“王老吉”商标有效期终止日（2013年1月19日）前办理续展注册手续，并负责办理“王老吉”商标的许可备案手续，以使得鸿道集团依2000年许可协议和两份补充协议在许可期限内能依法使用“王老吉”商标。
（4）2008年至2009年期间，广药集团多次向政府有关部门出具《证明》，证明“王老吉”注册商标（注册号626155）由广药集团许可鸿道集团在红色罐装饮料上使用，许可期限至2013年1月19日。
（5）2011年4月26日，广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求裁决广药集团与鸿道集团之间的2002年补充协议和2003年补充协议无效且要求鸿道集团停止使用“王老吉”商标。2012年5月9日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出（2012）中国贸仲京裁字第0240号《裁决书》（即0240号裁决书），裁决《2002年补充协议》和《2003年补充协议》无效；鸿道集团停止使用“王老吉”商标。裁决的主要理由是：2005年7月1日，广州市中级人民法院作出（2005）穗中法刑二初字第87号一审刑事判决，其中认定：2000年至2003年，被告人李益民在担任广药集团副董事长、总经理期间，利用职务之便，在广药集团与鸿道集团签订“王老吉”商标许可协议的过程中，先后三次收受鸿道集团董事长陈鸿道贿送的港币共计300万元，构成受贿罪。李益民不服，上诉到广东省高级人民法院，广东省高级人民法院于2005年9月26日作出（2005）粤高法刑二终字第370号刑事判决，对李益民收受贿赂的事实认定予以维持。基于此，仲裁庭认为广药集团原副董事长、总经理李益民收受鸿道集团董事长陈鸿道贿赂共计三百万元港币，受贿和贿送的时间与补充协议订立的时间契合，陈鸿道向李益民贿送三百万港币的目的是补充协议的订立，李益民利用职位之便收受贿赂为鸿道集团谋取的利益是补充协议的订立，因此，补充协议的订立属于《中华人民共和国合同法》第五十二条第（二）项所规定的‘恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益’的情形，补充协议应当被认定为无效。”仲裁庭还针对鸿道集团提出的广药集团持续履行并确认了补充协议因而不得反悔的主张，回应称：“无效合同具有违法性，违法行为不受法律保护，不能因为时间因素或者任何形式的履行行为使自始无效的合同成为合法有效的合同。”
（6）2010年3月15日，广药集团向鸿道集团发出《关于加强“王老吉”商标在广告宣传上规范使用的函》，就鸿道集团成为广州2010年亚运会高级合作伙伴后，对相关“王老吉”品牌的不规范使用行为进行沟通，要求“加强联系和沟通，共同做好维护‘王老吉’品牌的工作”。
（7）加多宝公司提供发票及银行《结算业务申请书》，证明其代鸿道集团，于2010年7月至2012年3月期间先后8次（分别是：2010年7月23日、2010年9月19日、2010年12月3日、2011年3月2日、2011年6月9日、2011年9月5日、2011年12月6日和2012年3月5日）、每次支付1265350元，向广药集团支付了“商标许可使用费”，共计10122800元人民币。其中，广药集团对第一次和第二次的支付费用向鸿道集团出具了发票。项目为“其他服务业：‘王老吉’商标许可使用费”,备注为“所属期限：第十一年第1期，即2010年5月2日至2010年8月1日”“第十一年第2期（即2010年8月2日至11月1日）”。广药集团确认收到前述款项，但主张相关费用为加多宝公司单方强行支付，开具的两张发票系广药集团财务在不知情的情况下开具的，其早已向鸿道集团发函告知合同无效、告知相关款项由广药集团代为保管。
广东高院基于上述事实在一审判决中针对加多宝公司提出的3项主张分别做出了以下评述：
加多宝公司的第1项主张 | 广东高院的评述1 |
加多宝公司主张，其在2000年协议届满后，还继续使用涉案王老吉商标，是基于对2002年补充协议的合理履行，不属于“未经商标注册人许可”，不构成侵权。 | 广东高院则认为，2002年补充协议已经0240号仲裁认定，系因鸿道集团法定代表人陈鸿道向时任广药集团副董事长和总经理的李益民行贿而得以签订。该协议并非广药集团的真实意思表示，而属于“恶意串通，损害国家利益和第三方当事人利益”的无效合同，自始无效。故加多宝公司使用涉案王老吉商标的行为，在2000年协议届满之后，就不再存在合法依据。加多宝公司声称是对2002年补充协议的合理履行，不能成立。 |
加多宝公司的第2项主张 | 广东高院的评述2 |
加多宝公司主张其与广药集团之间存在直接的商标许可使用合同关系 | 广东高院认为，加多宝公司没有提供任何书面合同，且其所谓存在事实许可合同并已履行的证据中，相关发票记载的付款方为鸿道集团，发票备注对应的期限仍然为2002年补充协议所指称的商标许可期限，可见相关支付许可费行为并非加多宝公司所声称的独立履约行为，而只是代鸿道集团支付2002年补充协议所约定的许可费用的行为；广药集团于2008年至2009年期间向政府相关部门所出具的证明也表明，广药集团对外主要宣称许可鸿道集团使用涉案商标，故加多宝公司所谓的其与广药集团之间还存在事实上的商标许可使用合同并已实际履行的主张，与事实不符，本院不予支持。 |
加多宝公司的第3项主张 | 广东高院的评述3 |
加多宝公司在本案中还主张的，广药集团与鸿道集团在2002年补充协议之外还存在事实上的商标许可使用合同关系、加多宝公司的被诉行为属于对该事实合同进行履行的问题。 | 广东高院认为，鸿道集团在0240号仲裁案中以同样的事实和证据曾经就该主张提出过，广药集团与鸿道集团之间因持续履约行为而应当认定2002年补充协议的有效性。中国国际经济贸易仲裁委员会对该主张予以驳回，认为无效合同具有违法性，相关违法行为不因时间因素或者任何形式的履行行为使自始无效的合同成为合法有效的合同。现加多宝公司基于同样的事实和证据主张相关履约行为成立独立的事实许可合同，目的欲变相确认广药集团与鸿道集团之间存在合法合同关系，其实质是对0240号生效仲裁裁决结果的否定，故该主张不能成立，本院不予支持。 |
广东高院针对加多宝公司前两项主张的评述，笔者基本认可，在此不再分析，重点分析上述表格中广东高院的第3项评述。
加多宝公司在一审中提出的第3项主张，即“广药集团与鸿道集团在2002年补充协议之外还存在事实上的商标许可使用合同关系、加多宝公司的被诉行为属于对该事实合同进行履行的问题”。广东高院对此主张评述认为“现加多宝公司基于同样的事实和证据主张相关履约行为成立独立的事实许可合同，目的欲变相确认广药集团与鸿道集团之间存在合法合同关系，其实质是对0240号生效仲裁裁决结果的否定”。对此广东高院的评述，笔者实难认同。首先来看两个事实:（1）加多宝公司提供的发票及银行《结算业务申请书》均证明，加多宝公司于2010年7月至2012年3月期间先后8次向向广药集团支付了“商标许可使用费”，共计10122800元人民币，广药集团对第一次和第二次的支付费用向鸿道集团出具了发票。（2）2008年至2009年期间，广药集团多次向政府有关部门出具《证明》，证明“王老吉”注册商标（注册号626155）由广药集团许可鸿道集团在红色罐装饮料上使用，许可期限至2013年1月19日。注意广药集团接受加多宝公司代鸿道集团支付的商标许可使用费并开具发票的行为以及广药集团向政府部门出具《证明》的时间均是在时任广药集团副董事长、总经理李益民贿赂案已经结案的情况下做出的，也就是说，这时广药集团已经知道2002年补充协议是无效的情况下，还接受来自加多宝公司的商标许可使用费和向政府部门出具《证明》。广药集团的上述行为让加多宝公司产生了信任，认为广药集团与鸿道集团之间还存在商标许可使用协议。另外，根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二条的规定：当事人未以书面形式或者口头形式订立合同，但从双方从事的民事行为能够推定双方有订立合同意愿的，人民法院可以认定是以合同法第十条第一款中的“其他形式”订立的合同。但法律另有规定的除外。根据该规定，广药集团的行为事实上承认在2000年所约定的商标使用期限到期之后（即2010年5月2日之后），广药集团与鸿道集团之间有订立合同的意愿，广东高院理应认定双方存在事实上的商标许可使用协议，而非是2002年补充协议的继续有效或者变相否定仲裁裁定的结论。需要指出的是，承认广药集团与鸿道集团之间存在事实上的商标许可协议，并不意味着会像2002年补充协议一样，会损害第三人或者国家的利益，因为广药集团和鸿道集团完全可以根据市场价格来协商新协议的商标许可使用费，而不必按照2002年的补充协议所约定的商标许可使用费履行（仲裁裁定认为2002年补充协议有损害第三人或者国家利益的，无非是认为其中所约定的商标许可使用费低于市场价格）。因此，笔者认为广东高院在一审程序中，将2002年的补充协议的无效理由用来评价广药集团在知道协议无效之后做出的行为的是有失公允的，广药集团在知道2002年补充协议属于无效协议之后做出的让加多宝公司合理的信任其与鸿道集团之间存在商标使用许可协议的行为不存在任何的“恶意串通、损害第三人或者国家利益”的性质，完全是出于广药集团的自愿行为，不应与2002年补充协议混淆在一起予以评价。因此，笔者认为在2000年协议所约定的商标许可期限到期之后，广药集团与鸿道集团之间事实上存在商标许可协议，这一协议是独立于2002年补充协议之外的协议，而非2002年补充协议的继续或者变相继续，广东高院对此认定有欠妥帖。而且广东高院的认定如果成立，将会增加公司之间在签订合同时的信任成本，将极大的提高交易成本，不利于交易的顺利进行。
行文至此，笔者需要指出的是笔者的上述分析完全是基于网络上公开的广东高院的一审判决书和最高院的二审裁定进行的，如有偏颇之处，还请指出。至于广东高院在重审期间如何考量？如何进行评述？是否还有新的事实出现？还需要等待广东高院进一步的重审结果。
冯鹏雷 律师 专利代理师
北京办公室知识产权部主任
2019年加盟颐合中鸿律师事务所，具有8年的行业经验，在此之前曾执业于国内某知名律师事务所。在开始法律职业生涯之前，冯鹏雷律师曾在一个上市公司的研发部门担任硬件工程师三年。冯鹏雷律师本科毕业于大连海事大学，获得电子信息工程学士学位，后毕业于吉林大学法学院，获得法律硕士学位。冯鹏雷律师的业务领域主要为知识产权诉讼和非诉业务，包括专利无效、专利诉讼、商标诉讼、著作权诉讼、不正当竞争、商业秘密保护、企业知识产权战略和保护体系规划与建设、知识产权制度建设、打击假冒产品和知识产权海关保护、跨境知识产权保护、协助企业应对美国337调查等。
